Zdolność odróżniająca znaku towarowego – czyli jaki musi być znak
Zdolność odróżniająca znaku to jedna z istotniejszych kwestii związanych ze znakami towarowymi. W końcu funkcja oznaczenia pochodzenia to podstawowa funkcja znaków towarowych. Urzędy zajmujące się rejestracją znaków towarowych nie badają między innymi tego czy zgłaszane znaki towarowe naruszają prawa podmiotów, których znaki zostały wcześniej zarejestrowane. Nie oznacza to jednak, że rejestracji podlega każdy znak.
Zdolność odróżniającą znaku – Kiedy znak nie zostanie zarejestrowany
W polskim porządku prawnym art. 129(1) ustawy prawo własności przemysłowej, przewiduje, że:
„Nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które:
- nie może być znakiem towarowym;
- nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone;
- składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności;
- składa się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;
- składa się wyłącznie z kształtu lub innej właściwości towaru, wynikającej z charakteru samego towaru, niezbędnej do uzyskania efektu technicznego lub zwiększającej znacznie wartość towaru;
- zostało zgłoszone w złej wierze;
- jest sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;
- zawiera element o wysokiej wartości symbolicznej, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową;
- zawiera symbol Rzeczypospolitej Polskiej (godło, barwy lub hymn), znak sił zbrojnych, organizacji paramilitarnej lub sił porządkowych, reprodukcję polskiego orderu, odznaczenia lub odznaki honorowej, odznaki lub oznaki wojskowej bądź innego oficjalnego lub powszechnie używanego odznaczenia i odznaki, w szczególności administracji rządowej lub samorządu terytorialnego albo organizacji społecznej działającej w ważnym interesie publicznym, gdy obszar działania tej organizacji obejmuje cały kraj lub znaczną jego część, jeżeli zgłaszający nie wykaże się uprawnieniem, w szczególności zezwoleniem właściwego organu Państwa albo organu samorządu terytorialnego, albo zgodą organizacji, na używanie oznaczenia w obrocie;
- zawiera symbol (herb, flagę, godło) obcego państwa, nazwę, skrót nazwy, bądź symbol (herb, flagę, godło) organizacji międzynarodowej lub przyjęte w obcym państwie urzędowe oznaczenie, stempel kontrolny lub gwarancyjny, jeżeli zakaz taki wynika z umów międzynarodowych, chyba że zgłaszający wykaże się zezwoleniem właściwego organu, które uprawnia go do używania takiego oznaczenia w obrocie;
- zawiera urzędowo uznane oznaczenie przyjęte do stosowania w obrocie, w szczególności znak bezpieczeństwa, znak jakości lub cechę legalizacji, w zakresie, w jakim mogłoby to wprowadzić odbiorców w błąd co do charakteru takiego oznaczenia, o ile zgłaszający nie wykaże, że jest uprawniony do jego używania;
- ze swojej istoty może wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towaru;
- stanowi lub odtwarza w swoich zasadniczych elementach nazwę odmiany roślin zarejestrowaną z wcześniejszym pierwszeństwem w Rzeczypospolitej Polskiej lub na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej albo wiążącej Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej, przewidujących ochronę praw do odmiany roślin, i odnosi się do odmian roślin tego samego gatunku lub gatunków ściśle spokrewnionych”
Natomiast w odniesieniu do znaków towarowy UE kwestię tzw. bezwzględnych przeszkód rejestracji znaku reguluje art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r., w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, zgodnie z którym nie są rejestrowane:
- znaki towarowe, które nie spełniają wymagań art. 4;
- znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru;
- znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług;
- znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;
- oznaczenia, które składają się wyłącznie z: kształtu lub innej właściwości, wynikających z charakteru samych towarów; kształtu towarów lub innej ich właściwości, niezbędnych do uzyskania efektu technicznego; kształtu lub innej właściwości, zwiększających znacznie wartość towarów;
- znaki towarowe, które są sprzeczne z porządkiem publicznym lub z dobrymi obyczajami;
- znaki towarowe, które ze względu na swój charakter mogą wprowadzać w błąd opinię publiczną, na przykład co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towarów lub usługi;
- znaki towarowe, na które właściwe władze nie wydały zezwolenia, których odmowa rejestracji następuje na podstawie art. 6ter konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej (zwanej dalej „konwencją paryską”);
- znaki towarowe, które zawierają odznaki, godła lub herby, inne niż określone w art. 6ter konwencji paryskiej i które są przedmiotem szczególnego interesu publicznego, chyba że na ich rejestrację uzyskano zezwolenie właściwych władz;
- znaki towarowe, które są wyłączone z rejestracji na podstawie przepisów prawa Unii lub prawa krajowego, lub umów międzynarodowych, których Unia lub dane państwo członkowskie jest stroną, przewidujących ochronę nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych;
- znaki towarowe, które są wyłączone z rejestracji na podstawie przepisów prawa Unii lub umów międzynarodowych, których Unia jest stroną, przewidujących ochronę określeń tradycyjnych wina;
- znaki towarowe, które są wyłączone z rejestracji na podstawie przepisów prawa Unii lub umów międzynarodowych, których Unia jest stroną, przewidujących ochronę gwarantowanych tradycyjnych specjalności;
- znaki towarowe, które składają się z wcześniejszej nazwy odmiany roślin zarejestrowanej na podstawie przepisów prawa Unii lub prawa krajowego, lub umów międzynarodowych, których Unia lub dane państwo członkowskie jest stroną, przewidujących ochronę praw do odmian roślin, lub odtwarzają taką nazwę w swoich zasadniczych elementach, i które odnoszą się do odmian roślin tego samego gatunku lub gatunków ściśle spokrewnionych.
Najczęstsze przyczyny odmowy rejestracji
Jednymi z częstszych przyczyn odmowy rejestracji znaku jest brak charakteru odróżniającego znaku lub okoliczność, że znak składa się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług.
Kwestie te mają istotne znaczenie już na etapie wybierania oznaczenia marki. Już na etapie tworzenia oznaczenia marki należy zastanowić się czy nie zaistnieją któreś z bezwzględnych przesłanek odmowy rejestracji znaku, a tym samym należy przeanalizować czy znak będzie można zarejestrować.
Przykład 1
Ostatnio na Instagramie natknęłam się na polską markę, która tworzy akcesoria do włosów, w tym między innymi scrunchies, czyli gumki do włosów. Marka nazywa się Scrunchie Warsaw.
Na pierwszy rzut oka kwestia tego, że znak zawiera wskazówki mogące służyć w obrocie do oznaczenia rodzaju towaru, wydałwaby się oczywista, ale jeśli sprawdzimy bazę EUIPO, to jako zarejestrowany znak pojawi nam się znak słowny „comfie scrunchie”.
Dlatego niestety nie można zawsze z całą pewnością odradzać rejestracji znaku. Natomiast wybierając nazwy marki, które są opisowe należy mieć na uwadze, że może pojawić się problem przy ich rejestracji.
Oczywiście w razie wystosowania przez urząd zawiadomienia o przeszkodach w rejestracji znaku, zgłaszający ma możliwość przedstawienia własnego stanowiska, w tym może udowadniać, że znak nabył tzw. wtórną zdolność odróżniającą.
Wtórna zdolność odróżniająca to przypadek, gdy oznaczenie, które początkowo nie posiadało cech znaku towarowego (bo np. było właśnie opisowe) w następstwie używania zaczyna odbiorcom kojarzyć się z określonym przedsiębiorcą.
Przykład 2 – Znak DIVERSE
W polskiej branży odzieżowej znakiem, który nie uzyskał ochrony w EUIPO był np. znak „diverse” w klasie 35, a dokładnie w zakresie następujących usług: prowadzenie sklepu i/lub hurtowni w zakresie odzieży, obuwia, czapek i innych nakryć głowy, pasków, bielizny, kosmetyków, środków toaletowych, okularów oraz etui do okularów, toreb, torebek zarówno sportowych jak i na zakupy, plecaków szkolnych i turystycznych, walizek, tornistrów, teczek, aktówek, portfeli, portmonetek, mebli do wyposażania mieszkań, biur sklepów, hoteli.
W ocenie Urzędu znak ten pozbawiony był charakteru odróżniającego i był opisowy. Zdaniem Urzędu słowo „diverse” oznacza po prostu „różne, zróżnicowane, rozmaite”, a co za tym idzie zgłoszone oznaczenie „jest konkretnie stosowane w celu opisania różnorodności oferty sklepu”, a nadto „zgłoszony znak przekazuje w sposób jasny i bezpośredni informację właściwemu odbiorcy, iż przedmiotowe usługi sklepu lub hurtowni charakteryzują się różnorodnością oferty. Zgłoszony znak zostanie odebrany jako generalna wskazówka opisująca właściwości usług, tzn. iż w sklepie lub hurtowni, może on znaleźć szeroki asortyment różnych przedmiotów. Oznaczenie nie posiada dodatkowego atrybutu, który pozwalałoby odróżnić usługi zgłaszającego w oczach właściwych odbiorców od usług innych przedsiębiorców. Reasumując, docelowy krąg odbiorców będzie postrzegał znak jedynie jako opis tego, czego one dotyczą.” (CTM 4 195 887, decyzja z dnia 27 lutego 2006r.).
31 maja 2019 roku Urząd wydał podobną decyzję w sprawie kolejnego zgłoszonego przez spółkę ETOS S.A., tym razem znaku graficznego
Urząd znów odmówił rejestracji znaku w klasie 35, tj. w zakresie następujących usług: handlu detalicznego, hurtowego i przez Internet w zakresie następujących towarów: kosmetyki do pielęgnacji i upiększania ciała; kosmetyki do włosów; wyroby perfumeryjne; olejki eteryczne; środki toaletowe do mycia; środki toaletowe do golenia; okulary; etui na okulary; torby podróżne; torby sportowe; torby na zakupy; torby plażowe; plecaki szkolne; plecaki turystyczne; walizki; tornistry szkolne; teczki biurowe; aktówki; kasetki; etui na klucze; torebki; portfele; portmonetki; odzież; obuwie; nakrycia głowy; futra; płaszcze; kurtki; ubrania; kostiumy; marynarki; żakiety; kamizelki; bluzy; wdzianka; spodnie; krótkie spodenki (szorty, bermudy); spódnice; koszule; bluzki; suknie; swetry; pulowery; dresy; bielizna dla dzieci i dorosłych; skarpety; rajstopy; pończochy; kapelusze; czapki; paski; apaszki; fulary; szale; szaliki; krawaty; muszki; piwo; wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje owocowe i soki owocowe; syropy i inne preparaty do produkcji napojów; napoje energetyczne, z uwagi na analogiczne jak w 2006 roku argumenty.
Z tym, że w tym przypadku spółka powołała się na uzyskanie przez znak wtórnej zdolności odróżniającej, ale zdaniem Urzędu spółka nie udowodniła, że znak nabył taką wtórną zdolność odróżniającą.
Z bazy EUIPO wynika, że znak ze słowem „diverse”, który jest zarejestrowany w klasie 35 to następujący znak:
Natomiast pozostałe znaki „diverse” nie obejmują swoją rejestracją klasy 35.
Podsumowanie
Przy doborze nazwy marki należy mieć na uwadze bezwzględne przyczyny odmowy rejestracji znaku.
Jeśli bowiem problem w tym zakresie pojawi się dopiero na etapie rejestracji znak. A dodatkowo marka zdecyduje się na rejestrację jakiś czas po tym jak będzie prowadziła działalność, to koszty związane ze zmianą oznaczenia mogą okazać się bardzo duże.
W związku z powyższym marka powinna przeanalizować czy wybrane przez nią oznaczenie będzie mogło być zarejestrowane jako znak towarowy jeszcze przed rozpoczęciem swojej działalności.
Zdjęcie wyróżniające pochodzi z Unsplash i jest autorstwa Iwona Castiello d’Antonio.