Unieważnienie znaku HANDLOWEGO na przykładzie sprawy PicaPica i PickyPica

Unieważnienie znaku handlowego – na czym to polega.

W związku ze sprawą pomiędzy blogiem Pica Pica a marką Picky Pica od W.Kruk pojawiło się zagadnienie unieważnienia znaku towarowego. Wyniknęło ono z tego, że Pica Pica nie ma zarejestrowanego znaku natomiast W.Kruk w czerwcu 2016 zgłosił do rejestracji te znaki – dwa słowno-graficzne i jeden słowny.

Zdając sobie sprawę z tego, że prawnicy uznawani są za jednych z najnudniejszych ludzi na świecie, nietypowo, ale mając na celu niezanudzenie czytelników, wpis dotyczący kwestii prawnej zacznę od moich przemyśleń co do unieważnienia znaków „picky pica”. W dalszej części, dla – jak to się mówiło u mnie w podstawówce – zainteresowanych, przytoczę przepisy dotyczące instytucji unieważnienia znaku towarowego.

Moje przemyślenia

W mojej ocenie w sprawie PicaPica nie zachodzą przesłanki opisane w art. 129(1) pwp. W związku z powyższym ewentualnej podstawy unieważnienia znaków „picky pica” należałoby poszukiwać w art. 132(1) ust. 1- 3 pwp, z tym, że z uwagi na to, iż pica pica nie ma zarejestrowanego znaku w grę mogłaby wchodzić podstawa z art. 132(1) ust. 1 pkt.1) pwp, tj. pica pica mogłaby argumentować, że znaki „picky pica” nie powinny zostać zarejestrowane z uwagi na to, że rejestracja narusza prawa osobiste lub majątkowe właścicielek bloga Pica Pica. O jakie prawa może chodzić?

W grę wchodzić mogą prawa autorskie, choć w tej sprawie w odniesieniu do „pica pica”, w mojej ocenie, przyjęcie, że nazwa ta spełnia charakter utworu, w rozumieniu prawa autorskiego jest mało prawdopodobne.

Pica Pica mogłoby podjąć próbę wykazania, że naruszone zostało ich prawo do firmy. Co do zasady przy rozstrzyganiu spraw dotyczących kolizji znaku handlowego i firmy, kluczowe znaczenie ma, kto pierwszy używał danego oznaczenia. Drugą istotną okolicznością będzie uwzględnienie rzeczywistego przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej. Jeśli chodzi o prawo do firmy to wątpliwości budzi kwestia powstania prawa do firmy. Doktryna stoi jednak w zdecydowanej większości na stanowisku, że prawo do firmy i jej ochrony powstaje z chwilą rozpoczęcia jej używania. Teoretycznie zatem może powstać jeszcze przed zarejestrowaniem przedsiębiorcy w CEIDG czy w rejestrze przedsiębiorców.

Z informacji znajdujących się w CEIDG wynika, że Pani Agata Jankowiak rozpoczęła prowadzenie działalności pod firmą Pica Pica Agata Jankowiak w listopadzie 2016.

Z bazy EUIPO (printscreen znajduje się we wpisie „Picky Pica od W.Kruk a PicaPica.pl – czyli o sroczym zamieszaniu „), wynika, że W.Kruk zgłosił znaki do ochrony w czerwcu 2016.

Z bazy whois wynika, że domena picapica została utworzona w kwietniu 2015 roku, natomiast domena pickypica w czerwcu 2016r. Swoją drogą warto zwrócić uwagę na idealną synchronizację czasową utworzenia domeny ze zgłoszeniem znaku. Z takiego zachowania należy brać przykład, gdyż są to prawidłowe działania zmierzające do ochrony tworzonej marki.

Na uwagę zasługuje jeszcze art. 152(17) pwp, zgodnie z którym

„W terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia o zgłoszeniu znaku, uprawniony do wcześniejszego znaku zastrzeżonego lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego z przyczyn, o których mowa w art. 132¹ust. 1-3. Termin ten nie podlega przywróceniu.”

Teoretycznie więc Pica Pica – zakładając, że przysługiwało im wcześniejsze prawo np. do firmy, mogło na etapie rejestracji znaków „picky pica” wnieść sprzeciw.

W tym miejscu, aby zaprezentować całokształt przepisów, przytoczyć trzeba także art. 165 ust. 1 pkt. 1) pwp, który przewiduje, że

„z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego nie można wystąpić z powodu kolizji z wcześniejszym znakiem bądź naruszenia praw osobistych lub majątkowych wnioskodawcy, jeżeli przez okres pięciu kolejnych lat używania zarejestrowanego znaku wnioskodawca, będąc świadomym jego używania, nie sprzeciwiał się temu.”

Czas pokaże czy właściciel/właściciele firmy Pica Pica zdecydują się podjąć próbę unieważnienia znaków „picky pica”. Natomiast w mojej ocenia, sprawa i w tym aspekcie nie jest jednoznaczna.

Jakie są przesłanki unieważnienia znaku HANDLOWEGO?

Na początek trochę przepisów. Ich przytoczenie jest niestety konieczne dla wyjaśnienia instytucji unieważnienia znaku zastrzeżonego.

Zgodnie z art. 164 ustawy prawo własności przemysłowej (dalej pwp):

Prawo ochronne na znak może być unieważnione na wniosek, w całości lub części, jeżeli nie zostały spełnione warunki, wymagane do uzyskania tego prawa z przyczyn, o których mowa w art. 129¹, lub w przypadku istnienia wcześniejszego prawa, o którym mowa w art. 132¹ ust. 1-3.

W przypadku gdy podstawą wniosku jest wcześniejsze prawo, o którym mowa w art. 132¹ust. 1-3 na prawo to może powołać się jedynie uprawniony z tego prawa. Przepis art. 133 stosuje się odpowiednio.

Jeśli chodzi o powołany art. 129(1) pwp, to stawowi on, że:

Nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które:

1. nie może być znakiem towarowym;

2. nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone;

3. składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności;

4. składa się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;

5. stanowi kształt towaru, który jest uwarunkowany wyłącznie jego naturą, jest niezbędny do uzyskania efektu technicznego lub zwiększa znacznie wartość towaru;

6. zostało zgłoszone w złej wierze;

7. jest sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;

8. zawiera element będący symbolem, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową;

9. zawiera symbol Rzeczypospolitej Polskiej (godło, barwy lub hymn), znak sił zbrojnych, organizacji paramilitarnej lub sił porządkowych, reprodukcję polskiego orderu, odznaczenia lub odznaki honorowej, odznaki lub oznaki wojskowej bądź innego oficjalnego lub powszechnie używanego odznaczenia i odznaki, w szczególności administracji rządowej lub samorządu terytorialnego albo organizacji społecznej działającej w ważnym interesie publicznym, gdy obszar działania tej organizacji obejmuje cały kraj lub znaczną jego część, jeżeli zgłaszający nie wykaże się uprawnieniem, w szczególności zezwoleniem właściwego organu Państwa albo organu samorządu terytorialnego, albo zgodą organizacji, na używanie oznaczenia w obrocie;

10. zawiera symbol (herb, flagę, godło) obcego państwa, nazwę, skrót nazwy, bądź symbol (herb, flagę, godło) organizacji międzynarodowej lub przyjęte w obcym państwie urzędowe oznaczenie, stempel kontrolny lub gwarancyjny, jeżeli zakaz taki wynika z umów międzynarodowych, chyba że zgłaszający wykaże się zezwoleniem właściwego organu, które uprawnia go do używania takiego oznaczenia w obrocie;

11. zawiera urzędowo uznane oznaczenie przyjęte do stosowania w obrocie, w szczególności znak bezpieczeństwa, znak jakości lub cechę legalizacji, w zakresie, w jakim mogłoby to wprowadzić odbiorców w błąd co do charakteru takiego oznaczenia, o ile zgłaszający nie wykaże, że jest uprawniony do jego używania;

12. ze swojej istoty może wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towaru;

13. stanowi chronioną nazwę odmiany roślin i odnosi się do odmiany roślin tego samego lub pokrewnego gatunku.

Ponadto, art. 129(1) pwp, przewiduje, iż:

W odniesieniu do wyrobów alkoholowych, znak handlowy zawierający element geograficzny niezgodny z pochodzeniem wyrobu uważa się za znak wprowadzający odbiorców w błąd.

Nie udziela się prawa ochronnego na znak zawierający element geograficzny prawdziwy w sensie dosłownym co do terytorium, regionu lub miejsca, z którego towar pochodzi, który mógłby wprowadzić odbiorców w błąd, że towar pochodzi z innego, słynącego z danych wyrobów terenu. W przypadku homonimicznych oznaczeń geograficznych dla wina i piwa ochrona może być przyznana, z tym, że Urząd Patentowy wezwie osobę, która dokonała zgłoszenia później, do dokonania w znaku odpowiednich zmian pozwalających na odróżnienie go od znaku wcześniejszego.

Nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli znak ten jest identyczny lub podobny do zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, nazwy pochodzenia, określenia tradycyjnego dla wina lub oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego, których ochrona jest przewidziana na podstawie przepisów prawa i w zakresie w nich przewidzianym.

Natomiast na podstawie art. 132(1) pwp, nie udziela się prawa ochronnego na znak handlowy:

1. którego używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich;

2. identyczny ze znakiem, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla identycznych towarów;

3. identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym;

4. identyczny lub podobny do renomowanego znaku handlowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie zgłoszonego znaku bez uzasadnionej przyczyny mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego;

5. identyczny lub podobny do znaku, który przed datą według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego był w Rzeczypospolitej Polskiej powszechnie znany i używany jako znak towarowy przeznaczony do oznaczania towarów identycznych lub podobnych pochodzących od innej osoby, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem powszechnie znanym.

Podstawą sprzeciwu, o którym mowa w art. 152^6a ust. 1 lub art. 152¹⁷ ust. 1, mogą być również zgłoszenia znaków towarowych z wcześniejszym pierwszeństwem, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, o ile udzielone zostanie na nie prawo ochronne. Do czasu prawomocnego zakończenia wcześniejszych postępowań zgłoszeniowych, postępowanie w sprawie sprzeciwu zawiesza się.

Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio, w przypadku, gdy wcześniejszy znak towarowy został zgłoszony lub zarejestrowany w trybie określonym w art. 4.